专利权的域外效力问题及法律漏洞如何填补(下)

(三)各级法院对本案争点二的判决比较

1　地区法院的观点

对在国外复制得到的软件盘是否可被认定为从美国提供的这个问题，地区法院持肯定回答。其判决主要内容如下。

微软在答辩状中坚持认为在国外复制的侵权软件复制盘不能被认定是从美国提供的组成部分，因此并未触犯271条(f)款。地区法院在听取了AT&T的口头答辩之后，同意AT&T的观点。

微软坚持认为最终装入国外计算机中的目标代码是在国外复制的，那么这些复制件就不能认为是从美国提供的组成部分。微软特别强调这些复制件甚至连美国的土地都未从接触过，因此不能认为是从美国提供的。从根本上来说，微软的目的是希望将这些在国外复制的目标代码等同于在国外制造或提供的目标代码。

微软的争辩忽略了一个不争的事实，那就是目标代码最初在美国制造，然后从美国提供给国外的计算机制造商以及获得微软授权的国外复制者，目的就在于将这些软件安装在国外组装的计算机中。事实是，微软将含有侵权目标代码的主盘运送到国外或将这些目标代码以电子加密方式发送给国外计算机制造商，它并不是为了提高效率的目的为每台计算机提供一张光盘，因此其行为无论是从271条(f)款的字面意思出发还是从立法目的出发，都不能使微软免受271条(f)规定的侵权责任。

事实上，微软在口头辩论中也承认，如果将含有侵权目标代码的Windows操作系统光盘运送到国外，并将这些光盘直接安装到国外组装的计算机中(而不是将含有这些代码的主盘运送到国外，在国外复制后再把复制盘安装在国外制造的计算机中)，那么微软的行为要承担271条(f)款规定的直接侵权责任。

由此可见，地区法院认为国外制造商利用微软从美国提供的Windows操作系统软件主盘得到的复制盘可以被认定为是符合《美国专利法》271条(f)款意义下的从美国提供的。

2　CAFC的观点

CAFC同样对这个问题持肯定回答。其判决主要内容如下。

在解释法律条款的时候，法院通常首先对其中的词语以其“普通的、日常生活中的，该词在当代使用时具有的含义”进行解释，并“不考虑国会有意赋予这些词语某些不同的含义”[参见Williams v.Taylor,529 U.S.420，431，146 L.Ed.2d 435，120 S.Ct.1479(2000)一案]。

本案中法院就应以“普通的、日常生活中的、该词在当代使用时具有的含义”对“提供”(supplied)一词进行解释，且必须联系上下文语境进行解释。本案中，271条(f)款是在讨论软件分发时被援引的，因此为了正确解释“从美国境内提供或使他人从美国境内提供”的含义，法院必须弄清典型的提供软件的方式。

考虑到技术特性，提供软件通常包括生成一份复制件。例如，当用户通过网络在服务器上下载软件时，服务器就以传输软件复制件的方式将软件提供给用户的计算机。将软件上传到服务器中，可供任意数量的用户下载该软件，即提供该软件。因此复制软件是分发软件的一部分。相应的，对软件组成部分而言，复制行为包含在提供行为中，因此，以在国外进行复制的目的将软件盘运送到国外的行为会导致这些在国外得到的复制盘要承担271条(f)款规定的侵权责任。

实际上，微软充分利用了软件可被复制的特性在世界范围内有效地分发Windows操作系统软件。然而微软坚持认为只有当主盘本身被运往国外并且被安装在国外组装的计算机中时，才需要承担271条(f)款规定的侵权责任。我们不同意微软的这一观点，因为它并未考虑软件分发的事实。“上诉过程不仅仅是学术讨论”[参见Rosemount，Inc.v Beckman Instruments，Inc.，727 F.2d 1540，1543(Fed.Cir.1984)一案]，而且法院不能无视与本诉讼密切相关的技术和商业行为的特性。可充分利用软件可被复制的特性，将一张软件主盘运往国外用于复制即可——为节省制造材料，降低运输和储存成本，无需将所有软件复制盘运往国外进行安装。因此所有这些在国外复制出来的软件复制盘实质上就是从美国提供的。所以如果对法条的解读仅仅限制在当一方当事人做出某种不切实际的行为时，才需要承担侵权责任，这是不正确的。“我们必须避免照字面意思解读法条而导致的荒谬结果”[参见Haggar Co.v.Helvering，308U.S.389，394，84 L.Ed.340，60 S.Ct.337，1940-1C.B.237(1940)一案]，因此法院不同意微软对271条(f)款中“提供”一词的解读。

法院同样不同意微软以Pellegriniv.Analog Devices，Inc.，375 F.3d 1113(Fed.Cir.2004)一案的判决进行抗辩。该案判决认为，271条(f)款规定的侵权责任适用于从美国境内提供或使他人从美国境内提供组成部分，而并不针对用于制造组成部分或管理监督的指令。本案中，被提供到国外的Windows操作系统软件即是实在的组成部分，用于安装在计算机中从而形成侵权装置，它们并不是用于指导软件工程师编写代码的指令，因此Pellegrini一案判决不适用于本案。

此外，法院不接受微软提出的，以电子加密方式发送的软件应该与运送到国外的主盘中含有的软件区别适用271条(f)款规定的侵权责任的论点。是否应当承担271条(f)款规定的侵权责任并不取决于用于出口的介质是什么：光盘仅仅是载有软件从而使对软件的操作非常便利的“容器”，它与盛放液体或天然气的器具非常类似。正如法院在Eolas，399 F.3d at 1339一案中所强调的，271条(f)款并不仅限于只适用于有实际结构的或有形的组成部分，所有发明的任何形式的组成部分都应该得到271条(f)款的保护。因此无论是以电子加密形式发送到国外的软件，还是装载在主盘中运送到国外的软件，在是否适用271条(f)款规定的侵权责任时没有区别。271条(f)款规定的侵权责任针对的是运往国外的事实，而不是运输方式。

法院对“从美国境内提供或使他人从美国境内提供”软件的解读与国会制定271条(f)款的立法目的一致。“在解释法条时，我们，必须弄清该法条在整部法律中的含义，以及制定该法条的目的和政策”，这是众所周知的原则[参见United States v.Heirs ofBoisdore，49 u S.(8 How，)113，122，12 L.Ed.1009(1850)一案]。

在Deep south Packing Co，V，Laiitram Corp。406 U.S.518，32 L.Ed，

2d 273，92 s.Ct.1700(1972)一案中，最高法院认识到当时的专利法存在漏洞，使得复制者可以利用这个漏洞通过在美国境外复制产品从而逃避责任，因为按照当时的法律在美国境内生产已获专利权的发明的组成部分，然后将这些部分在美国境外进行组装的行为不是“制造”(making)行为，并不触犯271条(a)款。国会因此在1984年制定了271条(f)款以防止侵权者利用这个漏洞实施侵权行为。“如果没有这些具有针对性的措施，专利体系将无法应对不断变化的世界的挑战，公众也不会从这些发明创造中受益。”[参见《美国专利法修正案(1984年)》。]因此从立法史可以很清楚地知道用于填补漏洞的271条(f)款实质上是具有补救性质的法条，因此“应该对该法条进行扩大解释从而达到其立法目的”[参见Tcherepnin v.Knight，389 U.S.332，336，19 L.Ed.2d 564，88 S.Ct.548(1967)一案]。很明显，国会制定该法条的目的在于赋予其域外效力，因此本案中争讼的源于美国境内的行为可以被理解成与本法条的含义很近似。

如果法院判决微软将Windows操作系统软件主盘提供给国外的行为(尤其是以在国外进行复制为目的)并不构成侵权，那么该判决破坏了271条(f)款本应具有的补救性质，使行为人可以利用在该条款制定后发展的技术进步逃避法律制裁。那么这种对于制定初哀在于通过填补漏洞从而鼓励技术发展的法条的解读是不正确的。因此为了确立该法条的效力，必须以与本案所涉技术特性相适应的方式进行解释。

因此，CAFC判决认为国外制造商利用微软从美国提供的Windows操作系统软件主盘得到的复制盘可以被认定为是符合271条(f)款意义下的从美国提供的。

3　美国最高法院的观点

美国最高法院对第二个争议问题同样持与地区法院及CAFC相反的观点，其判决主要内容如下。

本案第二个问题是，微软是否从美国向境外提供了本案涉及的计算机的组成部分7如果依照习惯来解读271条(f)款，法院的回答是“不包含”。因为安装在国外制造的计算机中的Windows操作系统软件的复制盘是在国外生产的，而不是微软从美国提供的软件母盘。而CAFC审理该案的3位法官(CAFC通常由3名法官组成合议庭审理案件)中有2位认为就软件组成部分而言，软件复制行为应当被归入提供软件的行为中。他们对此评论道，运往美国境外的软件主盘和以该主盘复制而成的复制盘没有任何区别，对主盘的复制过程不仅简单易行成本低，而且耗时还非常短，因此他们认为如果向国外提供的软件主盘是用来在美国境外进行复制的，那么该软件主盘的提供者就应该对国外电脑制造商在美国境外复制该软件母盘的行为承担271条(f)款规定的侵权责任。

但是CAFC的雷德(Rader)法官却对此持不同观点，他强调说，人们通常对提供行为的理解是与之后一连串的复制、制造，再生产(实际上也是一种制造行为)等行为截然不同的一种独立行为。他在意见书中写道：“复制行为和提供行为是两个产生不同后果、彼此完全独立的行为，尤其当提供行为发生在美国境外，而复制行为发生在杜塞尔多夫或者东京的时候。从逻辑上来说，没有复制软件行为在先，自然就不会有供应软件的行为发生。”他进一步评论道“提供和复制电脑软件和(其他专利产品的)组成部分唯一的实质不同在于，复制电脑软件相较于制造和运输电脑软件更简单。”[不过Rader法官强调，从271条(f)款的规定中并不能看出，复制软件这一行为的简单可行性并不能成为承担侵权责任的因素之一，更不是决定性因素。]法院对此表示同意。

271条(f)款禁止从美国向境外提供专利产品的组成部分，并在境外将这些组成部分组装成专利产品的行为。根据这一规定，只有从美国向境外提供的用于在国外组装成案件涉及的专利产品的组成部分才可能触犯该条款定义下的侵犯责任，而不是这些组成部分的复制件。正如法院再三强调的，安装在国外生产的计算机上的Windows操作系统软件的复制件本身并不是微软从美国供应的。实际上，这些复制件直到美国境外的第三方将其制造出来才出现。大概所有人都知道，在国外复制软件非常简单而且价格低廉。

对此判决持不同意见者将微软从美国向境外提供Windows操作系统安装盘的行为，与出口库存小刀并将其放入仓库中，用于安装侵权机器的行为进行类比。但是法院一再强调，在此案中讨论的是，在美国境外生产的Windows操作系统软件的复制盘是否构成侵权，而非微软向境外提供的Windows操作系统安装母盘本身。因此更简单的比喻是，将微软从美国向境外提供Windows操作系统安装盘的行为，与出口库存小刀并放入仓库中，将这些小刀的复制品用于安装侵权机器的行为进行类比。为避免不适当地扩大国会在制定271条(f)款时的立法本意，法院应当认为本案中所讨论的这些完完全全在美国境外复制的软件并不符合271条(f)款规定的“从美国向境外提供的专利产品组成部分”的定义。

任何对微软的行为是否不在271条(f)款规定范围内的疑问，可从域外效力的推定中得到解释，这个问题法院已经讨论过。美国的法律只在境内产生效力而不能扩展至全世界的原则对《美国专利法》尤为适用。人们对专利法律体系传统的理解是“其效力仅适用于美国境内，而不能延展至境外”，这个观点在《美国专利法》中得到了贯彻。因此《美国专利法》只将专利排他权的范围限定在美国境内。《美国专利法》154条(a)款第(1)项规定专利权人有权排除他人在美国境内制造、使用、许诺销售或者销售该专利产品，并且有权禁止他人将专利产品出口到美国境内。正如审理Deepsouth，406 U.S.，at 531，92 S.Ct.1700，32 L.Ed，2d 273一案的最高法院法官在判决书中所写，“我们的专利制度无域外效力；我们的法律体系(现在)没有、(将来)也无意将法律效力扩展至境外；因此相应的，我们也拒绝他国试图将其法律效力扩展至我们国家的要求。”

法院再次声明，法官在运用法律条款审判案件时遵守的一般性原则是，应当认为立法者在制定美国法律的时候，将其他国家的合理利益也考虑在内。因此美国政府向本院提交的关于此案的意见书中写道，“在国外发生的行为由国外法规制”，尤其是在本案中，不同的国外法“对于发明者、竞争对手和与此专利发明相关的社会公众可能会产生不同的判决结果”。因此，将271条(f)款的立法规定运用到本案中，对专利产品组成部分的理解就只能是有形的软件盘，而不能是无形的编码；从美国向境外提供专利产品

组成部分的行为就只能是出口软件盘这一行为，而不应将国外的复制行为包含在内。

但是AT&T却反对法院对271条(f)款的这种理解，它认为国会制定271条(f)款的目的就是要将《美国专利法》的效力范围延展至能将某些发生在国外的特定行为包含在内。但是正如最高法院在审理Smith v.UnitedStates，507 U.S，197，204，113 S.Ct.1178，122 L.Ed.2d 548(1993)一案的判决书中所写：“不能仅仅因为271条(f)款特别规定了域外效力的条款，就否定《美国专利法》效力范围的一般原则，这一原则对于确定《美国专利法》立法例外在何时适用时仍然具有指导性作用。”AT&T还认为，如果271条(f)款只能对发生在国内的侵权行为产生效力，如将专利产品的组成部分出口至国外的行为，那么《美国专利法》就不能有效地规制侵权行为。简而言之，法院认为只有国外法才可以对在国外生产和销售专利产品的行为进行规制，而美国法不可以。因此如果AT&T想要禁止他人在国外复制其专利产品，就必须在国外拥有专利权(AT&T在加拿大、法国、德国、英国、日本和瑞典等国就其语音处理系统申请了专利权。但是AT&T在本案中并未说明在上述几国中，其专利权保护范围大小以及受到侵犯时获得赔偿数目的多少)。

AT&T竭力主张法院如果将271条(f)款的规定解释为，本案中涉及的专利产品的组成部分只包含软件的复制件在内，这对软件制造者而言是立法上的漏洞。AT&T认为，正如微软被控侵权行为所示；只要从美国境内提供软件母盘，在国外进行复制，这种做法不仅简单易行成本低，而且可以规避专利侵权责任。CAFC采纳了AT&T的上诉意见，该法院在判决书中写道：“如果我们认为微软将Windows操作系统母盘运往美国境外的行为——尤其当这些母盘运至国外是用于复制时——不属于侵权行为，那么271条(f)款对侵权行为进行赔偿的功能将被破坏。要使271条(f)款发挥效力，必须对其以合乎本案中争议的专利技术基本特性的方式进行解释。”

法院尽管能够理解CAFC法官们的担心，但是应当由国会在必要的时候通过立法填补漏洞。法院再次强调，271条(f)款对于设计图、示意图、模板和原型不适用，尽管这些设计工具对于在国外组装专利产品可能会提供必要信息。

如前所述，271条(f)款是国会为了填补在Deepsouth一案中显露出来的法律漏洞而制定的。在该案中，运往国外的物品都是案件中涉及的有形的，可快速组装的专利产品的组成部分，而不是无形的计算机编码，而且这些专利产品的组成部分是由国外买主在境外进行组装的。但是这一条款是针对Deepsouth案暴露出来的明显的法律漏洞而制定的(只适用于这一类型的案子)，它并不适用于其他有争议的立法漏洞，如它不能规制在美国境外制造专利产品部件的行为，也不能控制或组织向美国境外供应如信息、指令等用于在国外进行复制。

国会在确认无误地意识到复制软件或者其他电子介质是件轻而易举的事情之后并未对此置之不理。它在1998年制订了《数字千年版权法案》，对版权权利人希望通过密码保护等“数字墙”方式对其作品进行保护的行为提供法律支持。如果需要对专利法进行修订从而更好地应对与软件分发相关的各种问题，那么这种修订必须在国会对此进行立法修订的考量之后进行，而不是通过法院判决进行。

因此，美国最高法院推翻了CAFC的判决，认为微软将Windows操作系统主盘提供给国外计算机制造商用以复制的行为不构成侵权。

案例分析及启示

(一)专利权的域外效力

众所周知，专有性(也称排他性、独占性)、时间性和地域性是知识产权的三性。地域性是指各国只保护根据本国法律产生的知识产权，而不保护依他国法律产生的知识产权。即根据一国法律产生的知识产权只在该国范围内有效，在其他国家得不到承认。知识产权地域性的产生和存在主要基于历史、法律和经济等方面的原因。

正如郑成思在《知识产权论》一书中所言，中外知识产权保护制度的雏形都是封建君主或者地方官员通过敕令等形式授予的一种特权，这种特权只能在发敕令的君主或官员权力所及地域内有效。尽管封建社会早已被资本主义社会或社会主义社会所替代，知识产权的性质也发生了根本变化，但其地域性这一特性仍被保留了下来。即知识产权是经有关国家的政府主管部门按照其本国法律授予或注册而获得，这种权利一般只在授权或注册国家的范围内有效。各国专利法原则上只对在本国授权的专利给予保护。

因此发明人为了使其发明创造能够在尽可能大的范围内得到应有的法律保护或者同时获取更多的经济利益，往往会选择向多个国家申请专利，如我们熟知的国际申请，申请人在请求书中可以记载一个或多个《专利合作条约》缔约国，要求这些国家(即指定国)在国际申请的基础上对其发明给予保护。

回到本案中，《美国专利法》和其他各国专利法一样，只保护依据本国专利法授权的专利权。正如上文美国最高法院声明，法官在运用法律条款审判案件时遵守的一般性原则是，应当认为立法者在制定美国法律的时候，将其他国家的合理利益也考虑在内。美国政府向最高法院提交的关于此案的意见书中也写道，“在国外发生的行为由国外法规制”，尤其是在本案中，不同的国外法“对于发明者、竞争对手和与此专利发明相关的社会公众可能会产生不同的判决结果”。

由此我们可从美国最高法院的判决中看出，如果原告AT&T希望阻止他人发生在国外的侵权行为。应通过在希望得到保护的国家申请专利的方式进行保护及救济，而不是通过随意扩大解释国内法来遏制发生在国外的侵权行为。美国最高法院追求的国家主权和自治原则由此也可见一斑。对此笔者表示赞同。

(二)立法漏洞只能通过立法填补

从上文各级法院判决的比较分析可看出，本案中。原告AT&T和地区法院以及CAFC的大多数法官都坚持将271条(f)款进行扩大解释，其主要理由在于：如果被告微软以在国外出口Windows操作系统软件主盘的提供行为(而且微软向国外提供的目的即在于在国外复制该主盘)不构成侵权，那么不能对软件生产者尽到必要保护。但是法院却无权对271条(f)款进行扩大解释以填补漏洞，理由是：无论是在美国还是中国，立法权和司法权都是两种性质完全不同的权力，立法机关在综合考虑本国国情的前提下制定或修改法律，而司法机关的主要作用在于依据现行法执行法律。法律始终是落后于生活的，因此由于社会政治、经济、科技等各方面的进步发展而导致出现现行法律无法规制的情形时，法律漏洞就不可避免地出现了，这也是任何一个国家在任何时期都必然会遇到的问题。此时，这种法律漏洞该如何填补呢?很显然，不应当由不具有立法权的司法机关越俎代庖在审判过程中对现行法进行任何改变或者随意解释，而仍应由立法机关在适当时机对法律进行修改。即法律漏洞只能通过立法进行填补，这也是本案中值得引起大家思考的地方。

(三)美国最高法院终审判决产生的巨大影响

作为一个判例法国家，美国法院的判决尤其是美国最高法院的判决，必定对今后类似案件产生深远影响，因此美国最高法院在推翻地区法院和CAFC的判决时，肯定是综合各方面因素而作出的决定，以期使其判决产生的重大影响能够更好地为本国的政治、经济、技术等各方面的发展服务。尤其对于美国这个软件业极为发达的国家，试想，美国最高法院怎么可能会作出损害本国软件业发展的判决呢。对此笔者同样表示赞同，因为无论是从微观还是宏观角度来看，本案的最终判决更多的是从美国软件业的全局性利益着眼而作出的，以使美国软件业能够继续在全球保持领先势头。

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